最近了解到北高在第731233號“SCALEXTRIC”商標撤銷(xiāo)復審案中認定OEM貼牌應作為使用證據，那到底商標使用證據怎么認定，OEM貼牌在什么情況下能作為使用證據，請看下文。

 

案例分析

 

系爭商標實(shí)際使用的商品未在中國境內流通而直接出口的,可以認定構成核定商品的使用。

 

該條款完全吸收了北高《商標授權確權行政案件審理指南》中關(guān)于“單純出口行為的認定的規定，針對OEM貼牌加工行為是否構成撤三案件中的“商標使用行為”這一問(wèn)題，發(fā)展趨勢是從不承認其為商標使用，到認可為商標的有效使用，北高在第731233號“SCALEXTRIC”商標撤銷(xiāo)復審案中認定“雖然來(lái)料加工的成品未進(jìn)入中國大陸市場(chǎng)流通領(lǐng)域，若不認定其使用而撒銷(xiāo)商標，恐不盡公平，且有悖于拓展對外貿易的政策”,筆者認為，相教于消極怠工不使用的行為，商標注冊人通過(guò)貼牌加工積極生產(chǎn)并對外銷(xiāo)售、出口商標商品的行為應當予以肯定，這也符合《商標法》關(guān)于撤三制度“鼓勵商標注冊人積極使用商標,撤銷(xiāo)不是目的而是手段”的立法主旨。

 

題外話(huà)：確權行為:根據對未注冊在先商標使用程度要求的高低，依次法及《商標法》第十五條“特定關(guān)系人搶注”,第三十二條“搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響力的商標。”第十三條第二款“搶注他人未在中國注冊的馳名商標”，針對第十五條,有判例認定OEM貼牌加工構成該條要求的商標在先使用，針對第三十二條，絕大多數案例認定不構成。

 

【評析】不同類(lèi)型案件中基于各自制度設計目的性和功能性對于OEM貼牌加工是否構成商標使用行為存在不同的認定:具體問(wèn)題具體分析即可。

 

商標使用證據

 

一、商標使用在指定商品上的具體表現形式有：

 

　　1.采取直接貼附、刻印、烙印或者編織等方式將商標附著(zhù)在商品、商品包裝、容器、標簽等上，或者使用在商品附加標牌、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、介紹手冊、價(jià)目表等上；

 

　　2.商標使用在與商品銷(xiāo)售有聯(lián)系的交易文書(shū)上，包括使用在商品銷(xiāo)售合同、發(fā)票、票據、收據、商品進(jìn)出口檢驗檢疫證明、報關(guān)單據等上；

 

　　3.商標使用在廣播、電視等媒體上，或者在公開(kāi)發(fā)行的出版物中發(fā)布，以及以廣告牌、郵寄廣告或者其他廣告方式為商標或者使用商標的商品進(jìn)行的廣告宣傳；

 

　　4.商標在展覽會(huì )、博覽會(huì )上使用，包括在展覽會(huì )、博覽會(huì )上提供的使用該商標的印刷品以及其他資料；

 

　　5.其他符合法律規定的商標使用形式。

 

二、商標使用在指定服務(wù)上的具體表現形式有：

 

　　1.商標直接使用于服務(wù)場(chǎng)所,包括使用于服務(wù)的介紹手冊、服務(wù)場(chǎng)所招牌、店堂裝飾、工作人員服飾、招貼、菜單、價(jià)目表、獎券、辦公文具、信箋以及其他與指定服務(wù)相關(guān)的用品上；

 

　　2.商標使用于和服務(wù)有聯(lián)系的文件資料上，如發(fā)票、匯款單據、提供服務(wù)協(xié)議、維修維護證明等；

 

　　3.商標使用在廣播、電視等媒體上，或者在公開(kāi)發(fā)行的出版物中發(fā)布，以及以廣告牌、郵寄廣告或者其他廣告方式為商標或者使用商標的服務(wù)進(jìn)行的廣告宣傳；

 

　　4.商標在展覽會(huì )、博覽會(huì )上使用，包括在展覽會(huì )、博覽會(huì )上提供的使用該商標的印刷品及其他資料；

 

　　5.其他符合法律規定的商標使用形式。

 

三、以下情形，不被視為《商標法》意義上的商標使用：
 

　　1.商標注冊信息的公布或者商標注冊人關(guān)于對其注冊商標享有專(zhuān)用權的聲明；

 

　　2.未在公開(kāi)的商業(yè)領(lǐng)域使用；

 

　　3.僅有轉讓或許可行為而沒(méi)有實(shí)際使用；

 

　　4.僅以維持商標注冊為目的的象征性使用。

 

四、僅提交下列證據，不視為《商標法》意義上的商標使用：

 

　　1.商品銷(xiāo)售合同或提供服務(wù)的協(xié)議、合同；

 

　　2.書(shū)面證言；

 

　　3.難以識別是否經(jīng)過(guò)修改的物證、視聽(tīng)資料、網(wǎng)站信息等；

 

　　4.實(shí)物與復制品。

 

五、有以下情形之一的，屬于連續三年不使用的正當理由：

 

　　1.不可抗力；

 

　　2.政府政策性限制；

 

　　3.破產(chǎn)清算；

 

　　4.其他不可歸責于商標注冊人的正當事由。

 

 六、當事人可以聲明使用前案證據材料：

 

        1.當事人于在先的撤三案件中，已經(jīng)提交過(guò)使用證據，且相關(guān)使用證據能夠證明本案中商標使用行為的，可不再重復提交。前案使用證據應在使用時(shí)間、使用的商品/服務(wù)、使用的商標標識三方面與本案一致或重合。

 

        2.當事人需要使用前案使用證據的，應隨《關(guān)于提供注冊商標使用證據的通知》交回相關(guān)書(shū)面聲明，說(shuō)明前案（撤三案件）相關(guān)的申請號及商標注冊號，以便審查員查閱。未予以說(shuō)明或說(shuō)明不清晰無(wú)法查閱的，視為本案未提交相關(guān)證據。

 

        3.當事人在本案中提交了使用證據，同時(shí)聲明使用前案使用證據材料的，如果前案證據材料與本案提供的證據材料有沖突或不一致的，審理時(shí)以本案證據材料為準。

 

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